“博尔宁胶囊”专利权之争

    香港长康堂有限公司与李ⅹⅹ、李ⅹⅹ专利权属纠纷案案例分析

【承办律师】  臧树华  陕西诺尔律师事务所律师

任振杰  陕西诺尔律师事务所律师

【编写律师】  臧树华  陕西诺尔律师事务所律师

              焦敏杰  陕西诺尔律师事务所实习律师

【案情简介】

上世纪八十年代，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ进行了中药治疗恶性肿瘤的研制，先后在多家医疗、科研机构进行了药理研究、毒性（急毒、慢毒）实验及临床研究，并由ⅹⅹ省药品检验所复合了工艺流程及药品检验。1993年5月24日ⅹⅹ省卫生厅药政管理局同意将二人研制的药物定名为“神农金麝胶囊”，并由西安大庆制药厂送各大医院临床适用。

1993年7月19日，李ⅹⅹ与长康堂有限公司（简称长康堂公司）签订《合作开发治癌新药“神农金麝胶囊”协议书》，约定：李ⅹⅹ向长康堂提供神农金麝胶囊的处方、工艺、毒理（急性、慢性）、药效学（体内、体外）实验资料及部分临床研究资料；长康堂公司负责在香港为该药注册、生产制造及各地区销售；李ⅹⅹ负责该药的生产工艺、技术指导工作。1994年3月1日，李ⅹⅹ向长康堂公司移交了神农胶囊处方、神农胶囊的质量标准和神农胶囊质量标准起草书等技术资料。

1994年9月10日。李ⅹⅹ又与长康堂公司签订《合作开发“神农胶囊”协议的补充协议》，约定：神农胶囊的研究发明权归李ⅹⅹ和陈利民；神农胶囊正式投发市场销售后，长康堂公司以每盒2美元作为李ⅹⅹ的技术补助。

1996年1月3日，长康堂公司将申报注册药品“神农胶囊”改名为“博尔宁胶囊”。同年1月16日，卫生部药政管理局同意博尔宁胶囊予以注册。

2001年8月16日李ⅹⅹ、李ⅹⅹ向国家知识产权局提出专利申请，2005年1月19日“一种治疗肿瘤的胶囊及其检验方法”发明专利授权公告，专利号ZL01128758.6，专利权人李ⅹⅹ、李ⅹⅹ。

李ⅹⅹ、李ⅹⅹ获得专利权后，由长康堂公司掌控的ⅹ市东方药业有限公司针对该专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，专利复审委最终作出维持该专利权有效的决定。该公司不服，先后向北京市一中院及北京市高院提起行政诉讼，均败诉。

于是，长康堂公司以李ⅹⅹ、李ⅹⅹ为被告，提起民事诉讼。起诉请求专利号ZL01128758.6，发明名称“一种治疗肿瘤的胶囊及其检验方法”的发明专利的专利权归其所有。理由是：第一，根据李ⅹⅹ、长康堂公司及其他关联方2003年4月16日《协议书》（简称4.16日协议），涉案专利已明确属长康堂公司所有；第二，李ⅹⅹ从没参加过博尔宁胶囊技术的开发，根本没有资格申请涉案专利；第三，涉案专利技术是长康堂公司开发完成的，只有长康堂公司才有资格申请和拥有涉案专利；第四，对涉案专利药品，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ根本没有进行相应的研发工作，只是照搬照抄中国药品生物制品检定所提供给长康堂公司的药品质量标准，私自申请了涉案专利。

李ⅹⅹ、李ⅹⅹ二人被起诉后，找到我所，由我所臧树华、任振杰律师作为该二人的代理律师，提供法律服务。

【本案历经程序及结果】

本案经历了一审、二审和再审程序。

一审，代理律师接受委托后，向李ⅹⅹ和李ⅹⅹ深入了解了情况，收集了该二人自1968年开始研制“灭癌丸”，并临床适用、提出申报专利药品的处方、指定质量标准和检验方法等证据，根据二人提供的证据，多次讨论后，确定代理思路。开庭共准备了十七组证据，聚焦于涉案专利为李ⅹⅹ和李ⅹⅹ二人发明，且李ⅹⅹ单独处分了其与李ⅹⅹ共同共有的专利权，该处分行为无效。一审历经两年之久，最终判决驳回长康堂公司的诉讼请求。

长康堂公司不服一审判决，上诉至XX省高级人民法院，判决驳回上诉，维持原判。

长康堂公司仍然不服终审判决，于2010年1月15日向最高人民法院申请再审。最终以长康堂公司撤回再审申请结束。

【代理思路】

1、涉案专利为李ⅹⅹ和李ⅹⅹ发明，而且在长康堂公司与李ⅹⅹ1993年首次签约前，二人已经完成了涉案专利药品的发明；

2、长康堂公司1996年、1999年申请“进口药品注册证”的质量标准来源于李ⅹⅹ和李ⅹⅹ，由该二人制定，不是该二人“抄袭”长康堂公司；

3、李ⅹⅹ与长康堂公司4.16日协议中关于专利权转让的条款依法应为无效，且李ⅹⅹ依法解除了该协议，长康堂公司不能取得该技术的所有权和专利权；

4、李ⅹⅹ与长康堂公司之间系技术秘密转让合同关系，而非技术开发合同关系。

【争议焦点】

1、涉案专利发明是谁完成的？

2、长康堂公司申请“进口药品注册证”的质量标准等全部技术资料是谁制定的？李ⅹⅹ和李ⅹⅹ申请专利是否“抄袭”了长康堂公司的质量标准？

3、李ⅹⅹ向长康堂公司是否依法转让了涉案发明的专利权？

4、李ⅹⅹ与长康堂公司是技术秘密转让合同关系，还是技术开发合同关系？

【法律分析】

一、早在长康堂公司与李ⅹⅹ1993年首次签约前，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ已经完成了申请专利药品的发明

（一）李ⅹⅹ和李ⅹⅹ在1993年7月19日与长康堂公司首次签约前完成了该专利发明

第一，1968年研制出前期产品“灭癌丸”，并临床试用。

第二，1988年卫生厅招标开发“灭癌丸”，并进行了毒性试验。

第三，在长康堂公司与与李ⅹⅹ1993年7月19日首次签约之前半年，即1993年1月，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ就提出了申报专利药品的处方，并批量生产、销售和试用。

第四，1993年2月10日，李ⅹⅹ向西安京宝医药开发公司再次提供该专利药品的处方，同时提交了质量标准和质量标准起草说明书。

第五，1985年3月至1993年6月，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ委托陕西省中医学院药理研究室、西安医科大学临床药理研究所，完成了《神农胶囊药理学研究》。

第六，1991年1月至1993年6月，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ委托西安医科大学临床药理研究所，完成了动物长期毒性、急性毒性研究。

第七，1992年开始在多家医院临床研究，均取得较好疗效。

以上七方面事实充分证明，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ在与长康堂公司首次签约前，已经完成了申请专利药品的发明。

（二）依据法律规定，只有李ⅹⅹ和李ⅹⅹ是发明人

《专利法实施细则》第十二条规定：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。”最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案适用法律若干问题的解释》第六条规定：“人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成，提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人。”李ⅹⅹ和李ⅹⅹ提出了该发明的处方、质量标准和检验方法，制造出该药品，完成了药理学、动物毒性研究和临床研究，既提出了技术构成，又实现了技术方案，因而是对该发明的实质性特点作出创造性贡献的人，依法是该专利药品的发明人。

（三）长康堂公司与李ⅹⅹ首次签订的1993.7.19日协议中，确认李ⅹⅹ已经完成了该发明

该协议前言部分写道：“治癌新药‘神农金麝胶囊’系西安市雁塔区康复肿瘤诊所李ⅹⅹ医师研究中医药治疗恶性肿瘤的经验方剂。”第七条写道：“李ⅹⅹ在签协议前与其他制药厂签订加工该药壹万盒，目前才开始销售，陈XX同意李ⅹⅹ继续销售，后不再生产该药。”这表明，长康堂公司确认李ⅹⅹ在双方首次签约前已完成该发明药品并批量生产、销售。

二、长康堂公司1996年、1999年申请“进口药品注册证”的质量标准等全部技术资料，均由李ⅹⅹ和李ⅹⅹ制定，所谓该二人“抄袭”长康堂公司的质量标准根本不成立

（一）李ⅹⅹ和李ⅹⅹ制定并向长康堂公司提供了1996年药品质量标准等全部技术资料

长康堂公司和李ⅹⅹ1993年7月19日协议第一条约定：“西安李ⅹⅹ向长康堂有限公司陈某某总经理提供‘神农金麝胶囊’的处方、工艺、毒理（急毒、慢毒）、药效学（体内、体外）实验资料及部分临床研究资料。”1994年3月1日，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ向长康堂公司提供了神龙胶囊的全部11种技术资料，包括：（1）该药品的处方；（2）处方中医理论依据和方解；（3）处方原动植物名称及科属、种的学名、产地、药用部位；（4）质量标准和质量标准起草说明书；（5）制备工艺起草说明书；（6）稳定性试验；（7）急毒动物实验报告；（8）长毒动物试验报告；（9）药效学动物实验报告；（10）体外抑瘤实验报告；（11）五所医院临床适用报告。可见，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ制定并提供给了长康堂公司关于涉案专利的全部技术资料，长康堂公司只是负责将二人制定的质量标准等技术资料报送到国家药监局而已。

（二）李ⅹⅹ和李ⅹⅹ制定、提供了1999年药品质量标准的修改内容

中国药品和生物制品检定所（简称中检所）1999年《博尔宁胶囊质量标准复核起草说明》写道：“博尔宁胶囊是香港长康堂有限公司申请换领进口注册证的品种，对原标准进行复核修订，同时因原标准无含量测定，为更好控制药品质量，增加含量测定项。”可见，1999年质量标准只是对1996年李ⅹⅹ、李ⅹⅹ制定的原标准进行复核修订，仍以1996年二人制定的标准为基础。

1999年增加的“含量测定项”，仍是李ⅹⅹ和李ⅹⅹ制定的。1999年3月8日李ⅹⅹ致长康堂公司的信可以证明。

上述事实证明，不仅1996年药品质量标准是是李ⅹⅹ和李ⅹⅹ制定、提供的，而且1999年质量标准的新增内容也是该二人制定、提供的；不是二人“通过不正当手段获得长康堂公司的重要技术资料并以此申报了涉案专利”，而是长康堂公司从二人处获得全部技术资料并以此申报了药品注册证；既然药品质量标准是该二人制定的，那么所谓二人“抄袭”长康堂公司的质量标准就不攻自破，因为二人只是将自己制定的质量标准写进申请专利文件。

三、长康堂公司依据其与李ⅹⅹ签订的2003.4.16日协议，不能取得该技术的所有权和专利权

4.16协议关于专利权条款是专利权转让的约定。长康堂公司是法人，依据专利法，单位拥有专利是职务发明创造。而职务发明创造必须符合法定条件。《专利法》第六条规定：“执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。”李ⅹⅹ和李ⅹⅹ不是该公司的员工，完成涉案发明不是执行单位的任务，二人也未利用该公司的物质技术条件，因为早在与该公司合作之前，已经完成了该发明。故4.16协议关于专利权的条款，只能是专利权转让的约定。该转让专利权的约定无法定效力，理由如下：

（一）4.16协议关于专利转让的条款，由于未依法登记，至今未生效

《专利法》第十条规定：“转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，有国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或专利权的转让自登记之日起生效。” 4.16协议关于专利转让的条款，至今未依法登记，根据上述规定，未生效。

（二）4.16协议关于专利权转让的条款，由于侵害了李ⅹⅹ的技术成果，依法无效

《合同法》第三百二十九条规定：“侵害他人技术成果的技术合同无效。”签订4.16协议转让专利权的各方，共同侵害了发明人、李ⅹⅹ的技术成果，因此该专利权转让条款无效。

最高人民法院《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》第89条规定：“在共同共有关系存续期间，部分共有人擅自处分共有财产的，一般认定无效。”由于该专利权为李ⅹⅹ和李ⅹⅹ共同共有，未经李ⅹⅹ同意，李ⅹⅹ在4.16协议中擅自将专利权转让给长康堂公司，依法应认定无效。

（三）李ⅹⅹ已经依法解除了4.16日协议

第一，长康堂公司和陈某某、李某某虚开增值税专用发票，触犯刑法从而严重违约，李ⅹⅹ于2003年5月28日托人带信给长康堂公司，通知解除4.16协议。长康堂公司2004年10月20日在与李ⅹⅹ《谈话记录》中承认收到了该解除通知。

第二，长康堂公司和陈某某、李某某至今未履行4.16协议第5、6条约定的长康堂公司债务转移的义务，并且伪造账目和西安神农医药研究院财务专用章，侵占了李ⅹⅹ3944544港元；至今未履行4.16协议第3、4条关于陈某某、李某某向李ⅹⅹ转让166667股股份的义务，构成严重违约。李ⅹⅹ2008年3月20日，经过公证，向长康堂公司、陈某某、李某某发出《关于重审解除2003年4月16日协议的通知》，经查询，公司、陈某某和李某某均已收到。

《合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”。根据该规定，长康堂公司、陈某某和李某某的上述行为符合解除合同的法定条件。

《合同法》第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同的效力。”由于长康堂公司已确认收到了解除合同通知，而且从未依法提出异议，故4.16依法已经解除。

四、李ⅹⅹ与长康堂公司是技术秘密转让合同关系，而不是技术开发合同关系

（一）李ⅹⅹ与长康堂公司是技术秘密转让合同关系

李ⅹⅹ与长康堂公司1993年7月19日协议约定：“一、西安李ⅹⅹ向香港长康堂有限公司陈XX总经理提供‘神农金麝胶囊’的处方、工艺、毒性（急毒、慢毒）、药效学（体内、体外）、实验资料及部分研究资料。”“六、陈某某、长康堂有限公司生产制造该药，剂型为胶囊，仍按合作前临床使用剂型（胶囊每粒纯药重0.15克为一粒计算）。每生产100粒付给李ⅹⅹ医生研究技术补偿费贰美元。”

1994年9月10日补充协议约定：“三、双方同意‘神农胶囊’的有关报批资料由甲方负责整理，乙方负责向卫生部报批文号和注册证书。四、‘神农胶囊’的生产由乙方在国内设厂或选择合法的并符合国家医药标准的工厂销售加工生产。”“六、‘神农胶囊’正式投入市场销售后，乙方以每盒（每盒8排，每排12粒）2美元作为甲方额技术补助。”

二协议的上述条款，完全符合《合同法》第347条、第348条关于技术秘密转让合同的构成要件。《合同法》第347条规定：“技术秘密转让合同的让与人应当按照约定提供技术资料，进行技术指导，保证技术的实用性、可靠性，承担保密义务。”第348条规定：“技术秘密转让合同的受让人应当按照约定使用技术，支付使用费，承担保密义务。”因此二协议实质是该技术使用权转让协议，李ⅹⅹ和长康堂公司是技术秘密转让合同关系。

即使二协议名称均用了“合作开发”字样，但不能根据合同名称确定技术合同的类型。最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第42条规定：“技术合同名称与约定的权利义务关系不一致的，应当按照约定的权利义务内容，确定合同的内容和案由。”根据二协议约定的权利义务关系内容，二协议只能是技术秘密转让合同，而不是技术开发合同。

（二）李ⅹⅹ与长康堂公司不是技术开发合同关系

长康堂公司在起诉状中多次使用“开发”一词，如“就涉案的博尔宁胶囊技术而言，根本上就是由原告开发完成的”，“博尔宁胶囊技术的开发历史”，“对涉案专利技术的开发投入了大量人力物力”，“经由原告继续进行深入研发，形成博尔宁胶囊技术”，等等。按照长康堂公司的这些表述，其从事的是技术开发工作，其与李ⅹⅹ是技术开发合同关系。这完全不能成立。

事实充分说明，早在李ⅹⅹ与长康堂公司首次签约前，李ⅹⅹ和李ⅹⅹ已经完成了涉案发明。从上述1993年7月19日、1994年9月10日协议的内容可知，李ⅹⅹ提供该药品所有技术资料，负责技术指导；长康堂公司负责药品生产、销售、申报注册证和后续临床观察。公司实际所作的工作均未超出上述约定范畴。

《合同法》第330条规定：“技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同。”最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第17条规定：“合同法第三百三十条所称‘新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统’，包括当事人在订立技术合同时尚未掌握的产品、公益、材料及其系统等技术方案，但对技术上没有创新点和现有产品的改型、工艺变更、材料配方调整以及对技术成果的验证、测试和使用除外。”长康堂公司负责涉案专利药品生产、销售和申报注册均属于对现有技术成果的使用，后续临床观察属于对现有技术成果的验证，均不属于法律规定的“新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统”，所以，李ⅹⅹ和长康堂公司合同关系不是技术开发合同关系。

【总结体会】

本案历经了一审、二审和再审三个程序，主要争议焦点是长康堂公司是否是涉案专利药品的专利权人，在这一争议焦点下又围绕以上四个问题展开。本案非常复杂，不同于其他民事案件，除了大量收集、整理证据证明案件事实和法律适用问题、还涉及了专业的技术性问题。代理律师接受委托后，收集整理李ⅹⅹ和李ⅹⅹ的证据，翻阅长康堂公司的诉状及证据，多次讨论，改变又讨论，才最终确定了代理思路，举证、法庭辩论以及代理词均集中围绕代理思路进行，一审、二审及再审我方的胜诉结果均印证了代理思路的正确性。

本案“博尔宁胶囊”专利权之争，从2007年开始，如果按照长康堂公司第一份起诉状2006年9月3日起算，到2010年3月29日最高法院作出裁定，长达三年半之久，一直备受各界关注。结案后，2011年5月19日，该案以“博尔宁胶囊专利纷争迭起——我是谁家的娃娃”为标题，登于《中国医药报》第五版首页。